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视点 | 采购环节知识产权风险管控

视点 | 采购环节知识产权风险管控

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  • 发布时间:2023-01-30 16:56
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【概要描述】 序 言   当低端竞争转换为低效益、低端同质化时,人们逐渐认识到依赖知识创新、技术创新和制度创新以获得高品质、高收益是未来企业良性发展的必然趋势。而知识创新、技术创新和制度创新则有赖于企业规范的知识产权资产管理,借以管控入口风险和出口风险,合理且严密的支配创新成果。知识产权资产管理的基本目的之一是在纠纷发生时能够提供可信的信息,但仅凭知识产权的框架管理难以实现该目的,精细化管理是实现该目的的必然要求。本文通过简述采购环节知识产权风险管控的范围,以期引起人们对知识产权精细化管理的注意。   一、采购环节常见知识产权风险管控方法   1. 知识产权担保条款   知识产权担保在此处并不是指一种担保标的,而是源于《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条规定,即卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权提出任何权利或请求的。该规定看起来更像是一种承诺,其可以是一种卖方义务,也可以作为合同变更或解除的条件。   2.供应商所持或对第三方负有义务的知识产权许可条款   供应商所供应货物或服务可能会涉及其所持有或者对第三方负有义务的知识产权,如果不加以明确约定,可能会使得买方产品或服务在后续的实施中陷入纠纷之中。当前在采购合同中普遍会约定卖方的明示许可条款,清晰约定相关知识产权的许可期限和范围。   二、传统框架条款存在的问题   1.单务性   如知识产权担保条款,其主要表现形式和内容都是卖方对买方的义务,而知识产权的实施具有明显的双务性,传统框架条款一方面难以覆盖买卖各方的权利和义务,而易于在合同履行过程中产生争议;另一方面,框架条款的相对含混性不能明确权利的类型及清单,而使得基于知识产权的深度信息和深度合作具有不确定性。   2.遗漏商业秘密   商业秘密的确权有赖于规范且可信的商业秘密资产管理,而传统框架条款恰恰欠缺用于商业秘密确权的条款。遗漏商业秘密也意味着买卖各方可能都欠缺对商业秘密资产的规范管理,而使得相关商业秘密不恰当的泄露,最终使本应成为商业秘密的信息丧失商业秘密属性。   3.框架条款本身的漏洞较大   尽管例如商标法和专利法都规定有在侵权行为发生时,买方在一定条件下可利用合法来源规则进行抗辩,但合法来源抗辩具有相对严格的适用条件,并且如著作权等也并未规定合法来源抗辩。即便是能用合法来源抗辩,买方也可能会遭受一些损失,这些损失中的部分损失很有可能无法基于传统框架条款向卖方主张。   4.相对模糊性   传统框架条款的相对模糊性会带来诸多的问题,例如前述的“明示许可条款”,明示会使得买方获得了向卖方抗辩的部分权利,但合同项下的产品或服务可能承载着对第三人负有义务的知识产权,而知识产权的明显特征之一就是部分知识产权不能进行分许可或能分许可但欠缺分许可协议或条款。“部分权利”则表示可能在有些情况下当侵权行为发生时,买方可能根本不能使用合同抗辩,如卖方所供应配件在买方产品中的构造所形成的技术方案,该技术方案可能是基于相应配件的功能可以预见的,也可能是卖方根据买方的要求所专供的,还有可能是买卖双方根据给定的需求所提出的适应性解决方案,如此等等。该技术方案实施所引发的侵害知识产权纠纷在买卖双方债务承担上可能会引起较大争议。   三、采购环节可用的知识产权精细化管理方式   1.信息盘点   1)商业信息   包括两方面的信息,其一是供应商的资质信誉、供应商列表、供应商联系方式,以及合格的供应商名单等;另一是采购计划信息,包括采购计划、采购预算、采购规格、采购数量、采购方式、交互信息等。这两方面的信息为便于描述统称为采购信息,采购信息属于第一手的信息,在满足商业秘密三性的条件下都可以作为商业秘密保护的客体。   更适于作为商业秘密的信息是深度信息,深度信息包括与相应供应商长期合作所积累的信息,以及对所积累的信息与采购信息相整合所深度整合的信息,主要是供应商评价信息,如供应商履约能力、信誉、所供应产品质量及约定的质量标准、与本方的配合紧密程度等。   无论是第一手信息还是深度信息都有作为商业秘密保护客体的可能,其中的第一手信息中在更多的情景中可能是买卖双方互负保密义务的信息,例如约定的采购单价,对于卖方而言,之所以是秘密,在于一旦泄露,可能会使其议价空间减损;而对于买方而言,同样也存在议价空间减损的问题,区别在于哪一方在买卖中的支配作用更高,例如卖方是小公司,买方是大公司,定价权有很大概率会在大公司侧,即买方侧,因此卖方可能需要以特别优惠的价格向买方供货,特别优惠的价格对于卖方而言属于不愿意泄露的且具有保密价值的信息。但对于买方而言,其可能会把前述特别优惠的价格作为与其他供货商谈判的依据和筹码,此种条件下的价格信息对卖方而言是商业秘密,而期望约定在与买方形成的采购合同中。   第一手信息中的部分信息属于买方的专有信息,例如采购计划、采购预算等,这些信息无论是对竞争对手还是潜在的供应商而言都有极高的价值,而具有价值性,因而需要借助于买方的规范管理,以使这些信息具有保密性和秘密性。   2)专利信息   版权、商标权与专利权类同,相对而言,专利信息种类相对较多而显得更复杂,在此就专利信息盘点进行说明,版权和商标权相关信息可参照专利信息的盘点方式进行盘点。   专利信息中的第一类信息是可以直接向供应商索要的信息,包括专利(专利权+专利申请权)清单、与专利相关的许可或受益文件、与专利相关的负担(保证、证券利益、抵押等)、专利产品及服务、专利实施许可信息,以及所涉专利纠纷等。这些信息也可统称为承诺信息,该类信息也会影响对卖方诚信的评价,有一定的担保性质。   专利信息中的第二类信息则是浅层信息,可以借助于第一类信息通过相对简单的方式直观的获得,一般可以根据第一类信息通过检索抓取,确定权属的完整性信息并填补卖方应提供而未提供的专利清单、许可的具体信息、发明人群体、专利分类号及技术领域、失效专利清单及原因等信息。   专利信息中的第三类信息是准深度信息,主要是根据例如发明人群体中发明人数量、发明人基于时间顺序的变动情况、每件专利中发明人的数量等评价卖方的研发能力、研发持续性等评价信息。   专利信息中的第四类信息即深度信息,例如通过对卖方全部专利及专利申请的分析,评价卖方的技术迭代情况等。   还有一种信息,该信息的获得取决于卖方配合意愿的大小,主要涉及买卖产品所涉专利的实施是否依赖于非自由类技术、卖方或其关联企业是否存在更先进的技术等,该种信息尽管可以通过专利分析获得,但欠缺可验证性,通过分析获得的该类信息的参考价值相对较低。   3)买方特殊需求信息的采集   在此以示例的方式描述“特殊需求”,如采购物为软件,这就需要正确理解所购买软件的性质,所谓购买软件,实际上并非是特定物所有权的转移,而是软件的一种特殊许可,换言之,我们购买软件,实际是为软件的使用付出了一定的许可费。许可就会涉及许可的范围,若买方购入的软件的套数较多,建议买方在购买软件时与卖方签订单独的许可合同,或在采购合同中拟定许可条款,以明确许可的范围,如果软件需要在关联公司使用,许可的范围就必须包含关联公司。原因在于,软件供应商可以通过例如后台数据、Telnet远程取证等手段抓取软件的使用信息,然后匹配授权使用的客户清单,如果客户清单中未匹配出相应的公司,则软件供应商可能会对例如前述的关联公司发起侵权指控;并且非常遗憾的是,受“许可范围”的限制,关联公司的使用存在被认定为侵权的较大风险,作为前提之一的该“使用”是否能够被评价为权利用尽,本身就存在很大的争议。即便是最终未被认定为侵权或者在庭前进行了和解,买方的时间和人力的损失已不可避免。   专利商标等也存在类似的问题,如一项专利技术,其可能存在较多的实施许可,每个实施许可的实施都有例如地域上的限制,此时,相应专利产品的采购合同就需要对权利用尽进行特别约定。   2.信息分析、验证   前文在信息盘点部分已经部分地描述了信息分析的内容,下面对一些信息分析与验证进行进一步的描述:   1)资质信誉与履约能力等   资质信誉与履约能力等通过对盘点信息的分析可以部分的确定,对于例如外墙用复合保温板等往往需要对供应商的生产能力等进行实地考察才能相对准确的确定卖方的履约能力。   再如沥青,各批次的沥青的例如软化点、针入度、含蜡量、延度等是否一致或者基本一致,用于评价产品质量和卖方信誉。   资质信誉等可以通过例如企查查、裁判文书网,甚至是百度搜索等进行简单评价,而深入评价则是对合作期间的卖方行为的具体评价。接前文,例如履约能力等往往需要付出较大代价才能获得,而具有称为商业秘密的潜在价值。   2)盘点信息综合评价   如供应商清单及初步认定的履约情况与采购计划书、预算表、采购规格、数量、交货期等的匹配程度,以评价供应商的相对稳定、可替换性、清单内供应商的互补情况等。这同样会涉及买方的商业秘密,不加以规制,同样会导致竞争优势的丧失。   3)定期考核和监督   定期考核和监督是对前两项信息分析的具体验证,以淘汰不合适的供应商。所获得的考核信息亦可作为商业秘密保护的客体。定期考核和监督的主要目的是避免信息不对称风险,即不能仅听他们如何说,还要看他们如何做,借以确定对相关供应商的处置方式。   4)信息整合   通过以上三项可以满足一个较小范围的PDCA(P-计划、D-执行、C-检查、A-处理)循环所需要的基础数据和处置方式(A),但还不够,在于例如检查环节所需要的评价方式,例如不同供应商所供应产品的质量标准、退换货流程等,往往需要与基础数据进行匹配,一方面可以通过与供应商沟通使基础数据发生良性变化,另一方面也可以调整例如质量标准;同样地,质量标准与采购计划、预算表等有直接的关系,作为买方不能想当然的使用例如50元的价格去购买100元的商品,调整质量标准有时也是正确的选择。因此,信息整合在此处更多的表现为信息匹配。   信息整合在更多的时候会产生知识产权抵触问题,在于负载有知识知识产权的产品往往具有更高的单价,但未必不能被无风险替代。信息整合可以包含更深度的信息分析,例如专利侵权风险分析、可替换性分析等。   作为买方可能期望使用较低的采购单价获得质量相当的产品,此时可能会存在一个风险,即“合法来源”抗辩中“不知道也不应当知道”这一主观要件,单价低的离谱的替代产品可以直接否定被控侵权方的善意,而很难在合法来源抗辩中获得支持,甚至会因为显而易见的“恶意”而可能需要承担惩罚性赔偿。也因买方知道或者应当知道所购产品为侵权产品或假冒伪劣产品,作为买方的被控侵权行为人也就不因与卖方间存在知识产权担保条款或协议而能够向卖方主张全部损失,而更有可能是各担风险。因此,信息整合或者说匹配以使本方获得优势地位时也可有效规避侵权指控或承担损害赔偿的风险。   3.制度   制度是知识产权规范管理的必要条件,更是知识产权精细化管理的必要条件,对于买方而言以商业秘密为例,至少应建立采购信息保密管理流程、采购信息保密管理制度,以及适配的采购信息保密协议。   作为精细化管理的构成,例如采购信息保密管理流程至少涵盖采购计划保密流程、采购价格保密流程、供应商信息保密流程等。   结语   鉴于知识产权精细化管理与管理对象间应有良好的适配性,通过PDCA循环进行不断的修正,因此,知识产权精细化管理的具体方式应与企业的具体情况相适应,需要对相关企业进行充分的调查,并需要一个相对较长时间的不断调整才能可靠运转。本文为企业知识产权规范管理体系的示例性描述,如果说知产诉讼是知产运营的终端,那么企业知识产权规范管理体系则是知产运营的后台,单项精

视点 | 采购环节知识产权风险管控

【概要描述】



序 言

 

当低端竞争转换为低效益、低端同质化时,人们逐渐认识到依赖知识创新、技术创新和制度创新以获得高品质、高收益是未来企业良性发展的必然趋势。而知识创新、技术创新和制度创新则有赖于企业规范的知识产权资产管理,借以管控入口风险和出口风险,合理且严密的支配创新成果。知识产权资产管理的基本目的之一是在纠纷发生时能够提供可信的信息,但仅凭知识产权的框架管理难以实现该目的,精细化管理是实现该目的的必然要求。本文通过简述采购环节知识产权风险管控的范围,以期引起人们对知识产权精细化管理的注意。






 





一、采购环节常见知识产权风险管控方法





 





1. 知识产权担保条款





 

知识产权担保在此处并不是指一种担保标的,而是源于《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条规定,即卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权提出任何权利或请求的。该规定看起来更像是一种承诺,其可以是一种卖方义务,也可以作为合同变更或解除的条件。

 





2.供应商所持或对第三方负有义务的知识产权许可条款





 

供应商所供应货物或服务可能会涉及其所持有或者对第三方负有义务的知识产权,如果不加以明确约定,可能会使得买方产品或服务在后续的实施中陷入纠纷之中。当前在采购合同中普遍会约定卖方的明示许可条款,清晰约定相关知识产权的许可期限和范围。

 





二、传统框架条款存在的问题





 





1.单务性





 

如知识产权担保条款,其主要表现形式和内容都是卖方对买方的义务,而知识产权的实施具有明显的双务性,传统框架条款一方面难以覆盖买卖各方的权利和义务,而易于在合同履行过程中产生争议;另一方面,框架条款的相对含混性不能明确权利的类型及清单,而使得基于知识产权的深度信息和深度合作具有不确定性。

 





2.遗漏商业秘密





 

商业秘密的确权有赖于规范且可信的商业秘密资产管理,而传统框架条款恰恰欠缺用于商业秘密确权的条款。遗漏商业秘密也意味着买卖各方可能都欠缺对商业秘密资产的规范管理,而使得相关商业秘密不恰当的泄露,最终使本应成为商业秘密的信息丧失商业秘密属性。

 





3.框架条款本身的漏洞较大





 

尽管例如商标法和专利法都规定有在侵权行为发生时,买方在一定条件下可利用合法来源规则进行抗辩,但合法来源抗辩具有相对严格的适用条件,并且如著作权等也并未规定合法来源抗辩。即便是能用合法来源抗辩,买方也可能会遭受一些损失,这些损失中的部分损失很有可能无法基于传统框架条款向卖方主张。

 





4.相对模糊性





 

传统框架条款的相对模糊性会带来诸多的问题,例如前述的“明示许可条款”,明示会使得买方获得了向卖方抗辩的部分权利,但合同项下的产品或服务可能承载着对第三人负有义务的知识产权,而知识产权的明显特征之一就是部分知识产权不能进行分许可或能分许可但欠缺分许可协议或条款。“部分权利”则表示可能在有些情况下当侵权行为发生时,买方可能根本不能使用合同抗辩,如卖方所供应配件在买方产品中的构造所形成的技术方案,该技术方案可能是基于相应配件的功能可以预见的,也可能是卖方根据买方的要求所专供的,还有可能是买卖双方根据给定的需求所提出的适应性解决方案,如此等等。该技术方案实施所引发的侵害知识产权纠纷在买卖双方债务承担上可能会引起较大争议。

 





三、采购环节可用的知识产权精细化管理方式





 





1.信息盘点





 

1)商业信息

 

包括两方面的信息,其一是供应商的资质信誉、供应商列表、供应商联系方式,以及合格的供应商名单等;另一是采购计划信息,包括采购计划、采购预算、采购规格、采购数量、采购方式、交互信息等。这两方面的信息为便于描述统称为采购信息,采购信息属于第一手的信息,在满足商业秘密三性的条件下都可以作为商业秘密保护的客体。

 

更适于作为商业秘密的信息是深度信息,深度信息包括与相应供应商长期合作所积累的信息,以及对所积累的信息与采购信息相整合所深度整合的信息,主要是供应商评价信息,如供应商履约能力、信誉、所供应产品质量及约定的质量标准、与本方的配合紧密程度等。

 

无论是第一手信息还是深度信息都有作为商业秘密保护客体的可能,其中的第一手信息中在更多的情景中可能是买卖双方互负保密义务的信息,例如约定的采购单价,对于卖方而言,之所以是秘密,在于一旦泄露,可能会使其议价空间减损;而对于买方而言,同样也存在议价空间减损的问题,区别在于哪一方在买卖中的支配作用更高,例如卖方是小公司,买方是大公司,定价权有很大概率会在大公司侧,即买方侧,因此卖方可能需要以特别优惠的价格向买方供货,特别优惠的价格对于卖方而言属于不愿意泄露的且具有保密价值的信息。但对于买方而言,其可能会把前述特别优惠的价格作为与其他供货商谈判的依据和筹码,此种条件下的价格信息对卖方而言是商业秘密,而期望约定在与买方形成的采购合同中。

 

第一手信息中的部分信息属于买方的专有信息,例如采购计划、采购预算等,这些信息无论是对竞争对手还是潜在的供应商而言都有极高的价值,而具有价值性,因而需要借助于买方的规范管理,以使这些信息具有保密性和秘密性。

 

2)专利信息

 

版权、商标权与专利权类同,相对而言,专利信息种类相对较多而显得更复杂,在此就专利信息盘点进行说明,版权和商标权相关信息可参照专利信息的盘点方式进行盘点。

 

专利信息中的第一类信息是可以直接向供应商索要的信息,包括专利(专利权+专利申请权)清单、与专利相关的许可或受益文件、与专利相关的负担(保证、证券利益、抵押等)、专利产品及服务、专利实施许可信息,以及所涉专利纠纷等。这些信息也可统称为承诺信息,该类信息也会影响对卖方诚信的评价,有一定的担保性质。

 

专利信息中的第二类信息则是浅层信息,可以借助于第一类信息通过相对简单的方式直观的获得,一般可以根据第一类信息通过检索抓取,确定权属的完整性信息并填补卖方应提供而未提供的专利清单、许可的具体信息、发明人群体、专利分类号及技术领域、失效专利清单及原因等信息。

 

专利信息中的第三类信息是准深度信息,主要是根据例如发明人群体中发明人数量、发明人基于时间顺序的变动情况、每件专利中发明人的数量等评价卖方的研发能力、研发持续性等评价信息。

 

专利信息中的第四类信息即深度信息,例如通过对卖方全部专利及专利申请的分析,评价卖方的技术迭代情况等。

 

还有一种信息,该信息的获得取决于卖方配合意愿的大小,主要涉及买卖产品所涉专利的实施是否依赖于非自由类技术、卖方或其关联企业是否存在更先进的技术等,该种信息尽管可以通过专利分析获得,但欠缺可验证性,通过分析获得的该类信息的参考价值相对较低。

 

3)买方特殊需求信息的采集

 

在此以示例的方式描述“特殊需求”,如采购物为软件,这就需要正确理解所购买软件的性质,所谓购买软件,实际上并非是特定物所有权的转移,而是软件的一种特殊许可,换言之,我们购买软件,实际是为软件的使用付出了一定的许可费。许可就会涉及许可的范围,若买方购入的软件的套数较多,建议买方在购买软件时与卖方签订单独的许可合同,或在采购合同中拟定许可条款,以明确许可的范围,如果软件需要在关联公司使用,许可的范围就必须包含关联公司。原因在于,软件供应商可以通过例如后台数据、Telnet远程取证等手段抓取软件的使用信息,然后匹配授权使用的客户清单,如果客户清单中未匹配出相应的公司,则软件供应商可能会对例如前述的关联公司发起侵权指控;并且非常遗憾的是,受“许可范围”的限制,关联公司的使用存在被认定为侵权的较大风险,作为前提之一的该“使用”是否能够被评价为权利用尽,本身就存在很大的争议。即便是最终未被认定为侵权或者在庭前进行了和解,买方的时间和人力的损失已不可避免。

 

专利商标等也存在类似的问题,如一项专利技术,其可能存在较多的实施许可,每个实施许可的实施都有例如地域上的限制,此时,相应专利产品的采购合同就需要对权利用尽进行特别约定。

 





2.信息分析、验证





 

前文在信息盘点部分已经部分地描述了信息分析的内容,下面对一些信息分析与验证进行进一步的描述:

 

1)资质信誉与履约能力等

 

资质信誉与履约能力等通过对盘点信息的分析可以部分的确定,对于例如外墙用复合保温板等往往需要对供应商的生产能力等进行实地考察才能相对准确的确定卖方的履约能力。

 

再如沥青,各批次的沥青的例如软化点、针入度、含蜡量、延度等是否一致或者基本一致,用于评价产品质量和卖方信誉。

 

资质信誉等可以通过例如企查查、裁判文书网,甚至是百度搜索等进行简单评价,而深入评价则是对合作期间的卖方行为的具体评价。接前文,例如履约能力等往往需要付出较大代价才能获得,而具有称为商业秘密的潜在价值。

 

2)盘点信息综合评价

 

如供应商清单及初步认定的履约情况与采购计划书、预算表、采购规格、数量、交货期等的匹配程度,以评价供应商的相对稳定、可替换性、清单内供应商的互补情况等。这同样会涉及买方的商业秘密,不加以规制,同样会导致竞争优势的丧失。

 

3)定期考核和监督

 

定期考核和监督是对前两项信息分析的具体验证,以淘汰不合适的供应商。所获得的考核信息亦可作为商业秘密保护的客体。定期考核和监督的主要目的是避免信息不对称风险,即不能仅听他们如何说,还要看他们如何做,借以确定对相关供应商的处置方式。

 

4)信息整合

 

通过以上三项可以满足一个较小范围的PDCA(P-计划、D-执行、C-检查、A-处理)循环所需要的基础数据和处置方式(A),但还不够,在于例如检查环节所需要的评价方式,例如不同供应商所供应产品的质量标准、退换货流程等,往往需要与基础数据进行匹配,一方面可以通过与供应商沟通使基础数据发生良性变化,另一方面也可以调整例如质量标准;同样地,质量标准与采购计划、预算表等有直接的关系,作为买方不能想当然的使用例如50元的价格去购买100元的商品,调整质量标准有时也是正确的选择。因此,信息整合在此处更多的表现为信息匹配。

 

信息整合在更多的时候会产生知识产权抵触问题,在于负载有知识知识产权的产品往往具有更高的单价,但未必不能被无风险替代。信息整合可以包含更深度的信息分析,例如专利侵权风险分析、可替换性分析等。

 

作为买方可能期望使用较低的采购单价获得质量相当的产品,此时可能会存在一个风险,即“合法来源”抗辩中“不知道也不应当知道”这一主观要件,单价低的离谱的替代产品可以直接否定被控侵权方的善意,而很难在合法来源抗辩中获得支持,甚至会因为显而易见的“恶意”而可能需要承担惩罚性赔偿。也因买方知道或者应当知道所购产品为侵权产品或假冒伪劣产品,作为买方的被控侵权行为人也就不因与卖方间存在知识产权担保条款或协议而能够向卖方主张全部损失,而更有可能是各担风险。因此,信息整合或者说匹配以使本方获得优势地位时也可有效规避侵权指控或承担损害赔偿的风险。

 





3.制度





 

制度是知识产权规范管理的必要条件,更是知识产权精细化管理的必要条件,对于买方而言以商业秘密为例,至少应建立采购信息保密管理流程、采购信息保密管理制度,以及适配的采购信息保密协议。

 

作为精细化管理的构成,例如采购信息保密管理流程至少涵盖采购计划保密流程、采购价格保密流程、供应商信息保密流程等。

 






结语

 

鉴于知识产权精细化管理与管理对象间应有良好的适配性,通过PDCA循环进行不断的修正,因此,知识产权精细化管理的具体方式应与企业的具体情况相适应,需要对相关企业进行充分的调查,并需要一个相对较长时间的不断调整才能可靠运转。本文为企业知识产权规范管理体系的示例性描述,如果说知产诉讼是知产运营的终端,那么企业知识产权规范管理体系则是知产运营的后台,单项精

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当低端竞争转换为低效益、低端同质化时,人们逐渐认识到依赖知识创新、技术创新和制度创新以获得高品质、高收益是未来企业良性发展的必然趋势。而知识创新、技术创新和制度创新则有赖于企业规范的知识产权资产管理,借以管控入口风险和出口风险,合理且严密的支配创新成果。知识产权资产管理的基本目的之一是在纠纷发生时能够提供可信的信息,但仅凭知识产权的框架管理难以实现该目的,精细化管理是实现该目的的必然要求。本文通过简述采购环节知识产权风险管控的范围,以期引起人们对知识产权精细化管理的注意。

 

一、采购环节常见知识产权风险管控方法

 

1. 知识产权担保条款

 

知识产权担保在此处并不是指一种担保标的,而是源于《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条规定,即卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权提出任何权利或请求的。该规定看起来更像是一种承诺,其可以是一种卖方义务,也可以作为合同变更或解除的条件。

 

2.供应商所持或对第三方负有义务的知识产权许可条款

 

供应商所供应货物或服务可能会涉及其所持有或者对第三方负有义务的知识产权,如果不加以明确约定,可能会使得买方产品或服务在后续的实施中陷入纠纷之中。当前在采购合同中普遍会约定卖方的明示许可条款,清晰约定相关知识产权的许可期限和范围。

 

二、传统框架条款存在的问题

 

1.单务性

 

如知识产权担保条款,其主要表现形式和内容都是卖方对买方的义务,而知识产权的实施具有明显的双务性,传统框架条款一方面难以覆盖买卖各方的权利和义务,而易于在合同履行过程中产生争议;另一方面,框架条款的相对含混性不能明确权利的类型及清单,而使得基于知识产权的深度信息和深度合作具有不确定性。

 

2.遗漏商业秘密

 

商业秘密的确权有赖于规范且可信的商业秘密资产管理,而传统框架条款恰恰欠缺用于商业秘密确权的条款。遗漏商业秘密也意味着买卖各方可能都欠缺对商业秘密资产的规范管理,而使得相关商业秘密不恰当的泄露,最终使本应成为商业秘密的信息丧失商业秘密属性。

 

3.框架条款本身的漏洞较大

 

尽管例如商标法和专利法都规定有在侵权行为发生时,买方在一定条件下可利用合法来源规则进行抗辩,但合法来源抗辩具有相对严格的适用条件,并且如著作权等也并未规定合法来源抗辩。即便是能用合法来源抗辩,买方也可能会遭受一些损失,这些损失中的部分损失很有可能无法基于传统框架条款向卖方主张。

 

4.相对模糊性

 

传统框架条款的相对模糊性会带来诸多的问题,例如前述的“明示许可条款”,明示会使得买方获得了向卖方抗辩的部分权利,但合同项下的产品或服务可能承载着对第三人负有义务的知识产权,而知识产权的明显特征之一就是部分知识产权不能进行分许可或能分许可但欠缺分许可协议或条款。“部分权利”则表示可能在有些情况下当侵权行为发生时,买方可能根本不能使用合同抗辩,如卖方所供应配件在买方产品中的构造所形成的技术方案,该技术方案可能是基于相应配件的功能可以预见的,也可能是卖方根据买方的要求所专供的,还有可能是买卖双方根据给定的需求所提出的适应性解决方案,如此等等。该技术方案实施所引发的侵害知识产权纠纷在买卖双方债务承担上可能会引起较大争议。

 

三、采购环节可用的知识产权精细化管理方式

 

1.信息盘点

 

1)商业信息

 

包括两方面的信息,其一是供应商的资质信誉、供应商列表、供应商联系方式,以及合格的供应商名单等;另一是采购计划信息,包括采购计划、采购预算、采购规格、采购数量、采购方式、交互信息等。这两方面的信息为便于描述统称为采购信息,采购信息属于第一手的信息,在满足商业秘密三性的条件下都可以作为商业秘密保护的客体。

 

更适于作为商业秘密的信息是深度信息,深度信息包括与相应供应商长期合作所积累的信息,以及对所积累的信息与采购信息相整合所深度整合的信息,主要是供应商评价信息,如供应商履约能力、信誉、所供应产品质量及约定的质量标准、与本方的配合紧密程度等。

 

无论是第一手信息还是深度信息都有作为商业秘密保护客体的可能,其中的第一手信息中在更多的情景中可能是买卖双方互负保密义务的信息,例如约定的采购单价,对于卖方而言,之所以是秘密,在于一旦泄露,可能会使其议价空间减损;而对于买方而言,同样也存在议价空间减损的问题,区别在于哪一方在买卖中的支配作用更高,例如卖方是小公司,买方是大公司,定价权有很大概率会在大公司侧,即买方侧,因此卖方可能需要以特别优惠的价格向买方供货,特别优惠的价格对于卖方而言属于不愿意泄露的且具有保密价值的信息。但对于买方而言,其可能会把前述特别优惠的价格作为与其他供货商谈判的依据和筹码,此种条件下的价格信息对卖方而言是商业秘密,而期望约定在与买方形成的采购合同中。

 

第一手信息中的部分信息属于买方的专有信息,例如采购计划、采购预算等,这些信息无论是对竞争对手还是潜在的供应商而言都有极高的价值,而具有价值性,因而需要借助于买方的规范管理,以使这些信息具有保密性和秘密性。

 

2)专利信息

 

版权、商标权与专利权类同,相对而言,专利信息种类相对较多而显得更复杂,在此就专利信息盘点进行说明,版权和商标权相关信息可参照专利信息的盘点方式进行盘点。

 

专利信息中的第一类信息是可以直接向供应商索要的信息,包括专利(专利权+专利申请权)清单、与专利相关的许可或受益文件、与专利相关的负担(保证、证券利益、抵押等)、专利产品及服务、专利实施许可信息,以及所涉专利纠纷等。这些信息也可统称为承诺信息,该类信息也会影响对卖方诚信的评价,有一定的担保性质。

 

专利信息中的第二类信息则是浅层信息,可以借助于第一类信息通过相对简单的方式直观的获得,一般可以根据第一类信息通过检索抓取,确定权属的完整性信息并填补卖方应提供而未提供的专利清单、许可的具体信息、发明人群体、专利分类号及技术领域、失效专利清单及原因等信息。

 

专利信息中的第三类信息是准深度信息,主要是根据例如发明人群体中发明人数量、发明人基于时间顺序的变动情况、每件专利中发明人的数量等评价卖方的研发能力、研发持续性等评价信息。

 

专利信息中的第四类信息即深度信息,例如通过对卖方全部专利及专利申请的分析,评价卖方的技术迭代情况等。

 

还有一种信息,该信息的获得取决于卖方配合意愿的大小,主要涉及买卖产品所涉专利的实施是否依赖于非自由类技术、卖方或其关联企业是否存在更先进的技术等,该种信息尽管可以通过专利分析获得,但欠缺可验证性,通过分析获得的该类信息的参考价值相对较低。

 

3)买方特殊需求信息的采集

 

在此以示例的方式描述“特殊需求”,如采购物为软件,这就需要正确理解所购买软件的性质,所谓购买软件,实际上并非是特定物所有权的转移,而是软件的一种特殊许可,换言之,我们购买软件,实际是为软件的使用付出了一定的许可费。许可就会涉及许可的范围,若买方购入的软件的套数较多,建议买方在购买软件时与卖方签订单独的许可合同,或在采购合同中拟定许可条款,以明确许可的范围,如果软件需要在关联公司使用,许可的范围就必须包含关联公司。原因在于,软件供应商可以通过例如后台数据、Telnet远程取证等手段抓取软件的使用信息,然后匹配授权使用的客户清单,如果客户清单中未匹配出相应的公司,则软件供应商可能会对例如前述的关联公司发起侵权指控;并且非常遗憾的是,受“许可范围”的限制,关联公司的使用存在被认定为侵权的较大风险,作为前提之一的该“使用”是否能够被评价为权利用尽,本身就存在很大的争议。即便是最终未被认定为侵权或者在庭前进行了和解,买方的时间和人力的损失已不可避免。

 

专利商标等也存在类似的问题,如一项专利技术,其可能存在较多的实施许可,每个实施许可的实施都有例如地域上的限制,此时,相应专利产品的采购合同就需要对权利用尽进行特别约定。

 

2.信息分析、验证

 

前文在信息盘点部分已经部分地描述了信息分析的内容,下面对一些信息分析与验证进行进一步的描述:

 

1)资质信誉与履约能力等

 

资质信誉与履约能力等通过对盘点信息的分析可以部分的确定,对于例如外墙用复合保温板等往往需要对供应商的生产能力等进行实地考察才能相对准确的确定卖方的履约能力。

 

再如沥青,各批次的沥青的例如软化点、针入度、含蜡量、延度等是否一致或者基本一致,用于评价产品质量和卖方信誉。

 

资质信誉等可以通过例如企查查、裁判文书网,甚至是百度搜索等进行简单评价,而深入评价则是对合作期间的卖方行为的具体评价。接前文,例如履约能力等往往需要付出较大代价才能获得,而具有称为商业秘密的潜在价值。

 

2)盘点信息综合评价

 

如供应商清单及初步认定的履约情况与采购计划书、预算表、采购规格、数量、交货期等的匹配程度,以评价供应商的相对稳定、可替换性、清单内供应商的互补情况等。这同样会涉及买方的商业秘密,不加以规制,同样会导致竞争优势的丧失。

 

3)定期考核和监督

 

定期考核和监督是对前两项信息分析的具体验证,以淘汰不合适的供应商。所获得的考核信息亦可作为商业秘密保护的客体。定期考核和监督的主要目的是避免信息不对称风险,即不能仅听他们如何说,还要看他们如何做,借以确定对相关供应商的处置方式。

 

4)信息整合

 

通过以上三项可以满足一个较小范围的PDCA(P-计划、D-执行、C-检查、A-处理)循环所需要的基础数据和处置方式(A),但还不够,在于例如检查环节所需要的评价方式,例如不同供应商所供应产品的质量标准、退换货流程等,往往需要与基础数据进行匹配,一方面可以通过与供应商沟通使基础数据发生良性变化,另一方面也可以调整例如质量标准;同样地,质量标准与采购计划、预算表等有直接的关系,作为买方不能想当然的使用例如50元的价格去购买100元的商品,调整质量标准有时也是正确的选择。因此,信息整合在此处更多的表现为信息匹配。

 

信息整合在更多的时候会产生知识产权抵触问题,在于负载有知识知识产权的产品往往具有更高的单价,但未必不能被无风险替代。信息整合可以包含更深度的信息分析,例如专利侵权风险分析、可替换性分析等。

 

作为买方可能期望使用较低的采购单价获得质量相当的产品,此时可能会存在一个风险,即“合法来源”抗辩中“不知道也不应当知道”这一主观要件,单价低的离谱的替代产品可以直接否定被控侵权方的善意,而很难在合法来源抗辩中获得支持,甚至会因为显而易见的“恶意”而可能需要承担惩罚性赔偿。也因买方知道或者应当知道所购产品为侵权产品或假冒伪劣产品,作为买方的被控侵权行为人也就不因与卖方间存在知识产权担保条款或协议而能够向卖方主张全部损失,而更有可能是各担风险。因此,信息整合或者说匹配以使本方获得优势地位时也可有效规避侵权指控或承担损害赔偿的风险。

 

3.制度

 

制度是知识产权规范管理的必要条件,更是知识产权精细化管理的必要条件,对于买方而言以商业秘密为例,至少应建立采购信息保密管理流程、采购信息保密管理制度,以及适配的采购信息保密协议。

 

作为精细化管理的构成,例如采购信息保密管理流程至少涵盖采购计划保密流程、采购价格保密流程、供应商信息保密流程等。

 

结语

 

鉴于知识产权精细化管理与管理对象间应有良好的适配性,通过PDCA循环进行不断的修正,因此,知识产权精细化管理的具体方式应与企业的具体情况相适应,需要对相关企业进行充分的调查,并需要一个相对较长时间的不断调整才能可靠运转。本文为企业知识产权规范管理体系的示例性描述,如果说知产诉讼是知产运营的终端,那么企业知识产权规范管理体系则是知产运营的后台,单项精细化管理就是后台的模块。知产中心可以提供定制模块,也可以提供由定制模块有机结合形成的后台,以支持企业知识产权的规范运营。

 

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