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视点｜商标权转让合同纠纷风险规避要点

Published:

2024-06-03

商标注册申请量仍然居高不下，导致商标资源匮乏。面对商标难以确权的窘境，许多企业退而求其次，寻求购买商标。因商标权转让合同没有约定责任划分界限条款或者约定不明确，造成的纠纷比比皆是，笔者在解决纠纷的过程中总结了一些商标转让/移转合同的纠纷风险规避要点，可供参考。

国家知识产权局于2024年初公布的数据显示，截止2023年底，我国有效商标注册量为4614.6万件。如今，商标注册申请量仍然居高不下，导致商标资源匮乏。面对商标难以确权的窘境，许多企业退而求其次，寻求购买商标。然而，因商标权转让合同没有约定责任划分界限条款或者约定不明确，造成的纠纷比比皆是，笔者在解决纠纷的过程中总结了一些商标转让/移转合同的纠纷风险规避要点，可供参考。

一、案情

2020年7月，山东某酒店管理公司（以下简称“某酒店公司”）与深圳市某进出口公司签订（以下简称“进出口公司”）《商标权转让合同》，合同第1条约定，转让方进出口公司将第30类第40656034号“茅庐”商标和第11227892号“茅庐”商标转让给某酒店公司。第2条约定，转让价格8.8万元。第3条约定，转让方保证在同一种或者类似商品上无与该注册商标相同或近似商标，如有前述情况，应当一并转让，且不再支付费用。第4条约定，转让后，若该商标申请经商标局审查授予专用权的情况下转让方在未经所有人许可的情况下，无权使用该注册商标。第5条约定，受让方应保证使用商标的商品质量，维护商标商誉，正确使用该转让商标。第6条约定，转让方不得再注册相同或者近似商标。第7条，合同一式三份，双方各执一份，商标局办理转让手续一份，合同自双方盖章，签字后生效。合同落款为双方盖章和签字。合同签订地深圳市。

合同签订后，受让方付款，转让方办理了声明公证，并向知识产权局递交了商标转让申请。2020年9月知识产权局下发《商标转让补正通知书》，要求根据《商标法》第四十二条第二款、《商标法实施条例》第三十一条第二款的规定，应当将第11227899、11227876号等2件商标一并转让。补正届满转让方不配合受让方办理一并转让手续。要求补正的该两件商标于2023年3月26日显示撤销三年不使用程序审查中。2023年3月28日转让方重新申请了第70509912、70510338号“茅庐”商标，与要求补正的两件商标类别相同、产品类似、商标相同。

2023年10月，受让方就转让方不履行《商标转让合同》向人民法院提起诉讼，主张《商标转让合同》明确约定了被告确保不存在相同近似商标，如有一并转让，也不得再注册相同近似商标，要求被告继续履行合同，将6件“茅庐”商标（转让合同约定的2件、转让补正要求的2件、2023年3月28日重新申请的2件）一并转让原告。被告（受让方）辩称，《商标转让合同》由原告起草，应做不利于原告的解释，原告应当知晓被告的商标情况，被告认为合同约定了两件商标价格，如增加商标转让应当增加费用；被告认为6件商标一并转让显失公平，主张解除合同；因商标未转让成功，商标权人仍是被告，被告有权重新申请商标，重新申请的商标不应当归原告。

二、法院裁判理由与结果

法院认为，主要争议焦点为：1.原告是否有权要求被告转让案涉商标，如有权，应当转让的商标如何确定；2.原告有无权利主张被告支付违约金及维权费用。

法院认为，《商标转让合同》合法有效，双方应按照合同约定行使权力、履行义务。原告足额支付了价款，被告应当及时履行合同约定两件商标转让义务。其次，国家知识产权局审查要求一并转让的两件商标符合案涉《商标转让合同》第3条“转让方应当在同一种或者类似商品上无与该注册商标相同或近似商标，如有前述情况，应当一并转让，且不再支付费用”的合同约定。最后，被告于2023年3月新申请过的两件商标申请日是在《商标转让合同》签订之后，与前述商标属于类似商品上的相同商标。《商标转让合同》第6条“转让方不得再注册相同近似商标”，被告重新申请的两件商标行为属于违约行为，违约故意明显，违约行为具有连续性与连贯性。被告系真实意思表示签订《商标转让合同》，该合同签订过程中不存在显失公平。被告作为商标转让人对自身商标及商标转让有一定了解，应当对近似商标有一定预见性。至于，被撤销的两件商标，原告可以依据合同对被告另行起诉，据此，法院部分支持原告主张。因被撤销掉的两件商标并不影响原告获得目标商标权，因此，执行阶段原被告双方达成了执行和解，被告配合原告转让剩余4件有效商标。

三、商标权转让合同风险规避要点

上述的这起案件是一起由《商标转让合同》约定不明确造成的纠纷，尽管最终法院支持了原告的诉求，但是由于纠纷周期长也导致了原告获得商标权、使用商标权经历了较长的时间。基于此，在商标买卖合同或商标权转让合同中，笔者以注册商标、申请中的商标、初审公告的商标转让为例，《商标权转让合同》应当包含如下要点。

（一）转受让双方的保证条款

1.转让方的保证条款：转让方为转让商标持有人，对转让的商标拥有处分权，应如实向受让方陈述和披露转让商标的真实情况，保证商标取得注册是合法性的、诚实信用的，并保证转让商标的注册申请不存在包括但不限于囤积、抢注、骗取、侵害第三方在先权利、搭载、傍名牌等违反《商标法》规定的情形。转让合同签订之前、签订后及合同履行过程中，转让的商标没有设置其他权利和障碍，包括但不限于被质押、抵押、冻结、出租、许可、合作出资等影响受让方受让商标权/使用商标权的情形，也不再将商标另行转让给第三人，也没有第三人主张包括所有权、使用权、收益权、占有权、债权、判决或裁决商标权属纠纷等情形，如有相同或者近似商标应一并转让给受让人，且受让人不再另行支付任何费用，本合同签订后以及履行过程中，不得再注册相同或者近似商标，因后申请注册相同或近似商标导致违约承担违约责任外，还应将后申请注册的商标一并转让给受让方，且受让方无需支付费用。转让方应该自本协议生效之日起，停止使用转让商标，商标核准转让/移转公告日净化完毕市场，若因使用转让商标给受让方造成损失，转让方有权追偿。转让方的上述保证及于转让方的利害关系人、关联公司或有其他关系人。

2.受让方的保证条款：受让人应及时按照合同的约定足额支付价款，并保证在使用转让商标过程中严格按照《商标法》及有关规则的规定使用受让商标。如因商标使用造成的纠纷给转让人造成的损失，转让方对受让方享有追偿权。

（二）风险与责任划分条款

1.相同或近似商标的检索。

签订商标权转让合同之前应当检索相同类似商品/服务上的相同或近似商标，并将之作为转让商标一并写入合同。同时，明确转让期间，知识产权局认定的应当一并转让的商标属于合同的内容，同时，明确转让方不得再申报相同或近似商标的义务。

2.关于转让商标被提撤销三年不使用程序风险责任的划分。

该种情况下为转让的商标核准注册满三年，符合《商标法》第四十九条第二款关于撤销三年不使用发起的条件规定。同时，因《商标法》及相关规则并未对商标转让审查期限做出明确规定，从目前实践中统计大约需要三到四个月转让完成（当然知识产权局也发布了加急申请转让的规定）。基于商标转让从申请到下发核准转让证明书有一段期限，因此，在这段时间期限内可能存在转让的是商标被提出撤销三年不使用程序。转让合同应当明确体现出撤三程序后责任的划分。从平等、公平的角度出发，以商标核准转让/移转公告日为时间界限，在此时间之前转让的商标被提撤三，转让方应到为维持该商标的有效性采取必要的法律行动，若因转让方没有使用证据或提供的使用证据无效导致商标被撤销，则受让方有权解除合同，该解除权自知识产权局下发撤销决定之日起算。进一步的，如果转受让双方合意认为，知识产权局认定使用证据有效性有瑕疵，有必要启动撤销复审程序，则受让人合同撤销权的行使自动推迟至知识产权局下发商标撤销复审决定之日，以此类推，直至诉讼程序结束，权利用尽。商标核准转让/移转公告日之后，转让商标被提撤销三年不使用，受让方应当为维持商标有效性采取一切必要的法律行动，即受让方应当为此承担责任，但转让方应尽必要的义务，提供核准转让前的使用证据。除此之外，在签订《商标转让合同》时，转让方应当一并出具商标使用授权书或者商标许可使用合同，允许受让方使用转让商标做出必要的经营准备。作为受让方有必要在递交商标转让时，提交一份与转让商标相同的、新的商标注册申请。

3.关于转让补正风险责任划分。

知识产权局在审查商标转让过程中可能会下发转让补正。除了要求相同或者近似商标一并转让的补正之外，还有一些如“转让人存在兜售商标、恶意囤积转让商标牟利的行为，为此请补充提交转让人对该商标的相关使用证据并说明使用意图；无正当理由不能提供或者证据无效的，认定构成《商标法》第四十二条第三款有其他不良影响的转让”。知识产权局下发该种补正通知书，一般是基于转让人名下商标注册量较大，注册的行业跨度较大，转出较多且频繁，有牟利的可能。若转让方难以克服该补正要求则补正期限届满之日，受让方享有合同解除权。

4.关于转让商标被提无效宣告程序风险责任的划分。

注册商标被提出无效宣告案件的理由可以归为两种，一是绝对理由，《商标法》第四十四条共三款的规定，明确了以绝对理由发起无效的主体资格范围和审查期限及救济程序。若转让中的商标以绝对理由被提无效，则自收到无效宣告文书之日起，受让人有权行使合同解除。从商标无效宣告的绝对理由出发，转让的商标本身是缺乏显著特征不能注册或不能使用或违反禁用规定，侵害公共利益的范畴，转让人知道或者应当知道。二是以相对理由提商标无效宣告，《商标法》第四十五条规定了提出无效宣告的主体资格范围、审查期间及救济程序。对此，转受让双方应当切实考虑转让的商标核准注册时间具体约定，如核准已满五年，除恶意注册驰名商标外，在先权利人丧失无效宣告权利。若转让的商标不满五年，可以在合同中约定核准注册五年内的法律风险责任划分，同时也可以约定核准商标转让/移转公告日作为责任期限，参照转让的商标被提出撤销三年不使用程序的规则。

5.转让合同关于转让商标在初审公告期间被提异议程序风险责任的划分。

该种情形为转让的商标为还没有核准注册公告，即在商标初审公告期间提交转让申请，商标被提出异议，或者提起转让时商标还在申请审查中，核准转让前，商标进入初审公告期间被提出异议程序。对于该中情况的处理，可以考虑从签订转让合同的目的出发，受让方可从收到异议通知书之日约定转让合同解除权，或者从知识产权局下发不利后果的异议决定书之日享有商标转让合同解除权。

6.管辖法院的约定。

转受让人可以根据合意约定管辖法院。

（三）维权成本承担条款

商标权转让合同仍属于合同纠纷的范畴，司法实践中若没有约定维权律师费等诉讼成本，人民法院可能不会支持，因此，合同中应当明确因解决纠纷产生的律师费、差旅费、公证费、鉴定费等维权成本承担的约定。

结语

购买商标固然省时省力，但是在办理商标转让/移转手续过程中还涉及到知识产权局对该转让/移转申请的审查，由于某些商标持有人名下持有大量的商标，持有的商标跨行业较大，且没有实际使用，也有较多的转出记录，知识产权局审查转让申请时极容易认定转让人有牟利行为，囤积商标，认定构成《商标法》第四十二条第三款有其他不良影响的转让，发补正要求说明转让的理由，并提供注册人使用转让商标的证据，若转让人难以克服补正，导致商标转让失败。因此，可能会造成商标转让合同纠纷事件的发生。

在后期的工作中，我们将继续总结经验，为企业提供更为完善的风险规避手段。

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